Verteidigung im Verletzungsprozess
§ 25 MarkenG begrenzt die Durchsetzung bestimmter Ansprüche aus unbenutzten Registermarken. Ist die Benutzungsschonfrist abgelaufen, muss der Kläger auf entsprechende Einrede grundsätzlich die Benutzung in den fünf Jahren vor Klageerhebung nachweisen. Die Vorschrift enthält außerdem eine Regel für den Fall, dass die maßgebliche Fünfjahresgrenze erst während des Prozesses erreicht wird. Deshalb sind Klagezeitpunkt und Schluss der mündlichen Verhandlung auseinanderzuhalten; ein beliebiges Kalenderjahr genügt als Prüfungsrahmen nicht.
Besonderheiten beim Widerspruch
Im Verfahren gegen eine jüngere Markenanmeldung regelt § 43 Absatz 1 MarkenG die Einrede. Hier richtet sich der Benutzungszeitraum nach den letzten fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke. Voraussetzung ist, dass damals seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke möglich war. Das ist ein anderer zeitlicher Bezug als im Verletzungsprozess. Ein für das eine Verfahren zusammengestellter Belegsatz passt daher nicht zwangsläufig zum anderen.
Was muss bewiesen werden?
Maßgeblich bleibt § 26 MarkenG: ernsthafte Benutzung im Inland für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beziehungsweise berechtigte Gründe für das Ausbleiben. Ein Registerauszug beweist zwar die Eintragung, aber keine Verkäufe oder sonstige Marktverwendung. Belege müssen dem richtigen Zeitraum und konkreten Produkten zugeordnet werden. Bei einer breiten Warenliste darf nicht ungeprüft angenommen werden, der Vertrieb eines einzelnen Produkts decke sämtliche denkbaren Untergruppen ab.
Welche Bedeutung hat Ferrari?
Der EuGH entschied am 22. Oktober 2020 in den verbundenen Rechtssachen C-720/18 und C-721/18, Ferrari, dass der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung im Verfallsverfahren beweisen muss. Die Entscheidung betrifft somit unmittelbar ein Löschungsverfahren und ersetzt die deutsche Einrederegelung nicht. Sie verdeutlicht aber, warum substantiierte Behauptungen und wirkliche Nachweise zu unterscheiden sind. Der Gerichtshof behandelte außerdem die Frage eigenständiger Warenuntergruppen; deren Zuschnitt hängt von den konkreten Umständen ab.
Beispiel einer begrenzten Verteidigung
Ein Anbieter wird wegen einer älteren Marke für Bekleidung und Sportgeräte verklagt. Er erhebt die Nichtbenutzungseinrede. Der Markeninhaber legt ausschließlich datierte Unterlagen zum Vertrieb bestimmter Kleidungsstücke vor. Nun ist zu prüfen, welche Waren damit rechtlich als benutzt gelten und ob die angegriffene Verwendung gerade diesen geschützten Bereich betrifft. Eine nicht belegte Nutzung für Sportgeräte wird nicht allein durch das breite Registerverzeichnis ersetzt. Die übrigen Verletzungsvoraussetzungen bleiben zusätzlich zu untersuchen.
Keine automatische Markenlöschung
Eine erfolgreiche Einrede begrenzt die konkrete Anspruchsdurchsetzung oder den Widerspruch. Wer zusätzlich die Eintragung beseitigen will, muss die Voraussetzungen und Verfahren für Verfall oder Nichtigkeit prüfen. Umgekehrt kann eine weiter eingetragene Marke im Einzelfall wegen Nichtbenutzung nicht durchsetzbar sein. Ebenfalls zu unterscheiden ist das einfache Bestreiten der Verwechslungsgefahr: Dabei geht es um die Kollision zweier Zeichen, während die Einrede den benutzungsabhängigen Schutzumfang des älteren Rechts betrifft.
Wie werden die Unterlagen geordnet?
Sinnvoll ist eine Tabelle mit Beginn und Ende des relevanten Zeitraums, Warenzuordnung, verwendeter Zeichenform und zugehörigen Rechnungen oder Abbildungen. Im Widerspruchsverfahren lässt § 43 ausdrücklich auch eine eidesstattliche Versicherung als Nachweis zu. Widersprüchliche Umsatzangaben oder undatierte Screenshots sollten erklärt und durch belastbare Dokumente ergänzt werden. Die Verteidigung muss rechtzeitig und eindeutig vorgebracht werden; allein auf eine vermeintlich schwache Marktpräsenz des Gegners zu vertrauen, ist riskant.