Welche Regel steht im Gesetz?
§ 21 Absatz 1 MarkenG betrifft die Benutzung einer eingetragenen jüngeren Marke für deren eingetragene Waren oder Dienstleistungen. Der ältere Inhaber verliert sein Verbietungsrecht insoweit, wie er diese Nutzung fünf aufeinanderfolgende Jahre in Kenntnis der Nutzung geduldet hat. Eine bösgläubige Anmeldung der jüngeren Marke schließt diese gesetzliche Begünstigung aus. Absatz 2 erfasst unter eigenen Voraussetzungen weitere jüngere Kennzeichenrechte. Die Prüfung darf deshalb nicht pauschal auf jede beliebige Zeichenverwendung übertragen werden.
Wann beginnt die Frist?
Im Urteil vom 22. September 2011, C-482/09, Budvar, nannte der EuGH für die dortige gesetzliche Duldungsfrist mehrere Voraussetzungen: Eintragung der jüngeren Marke, gutgläubige Anmeldung, deren Benutzung im betreffenden Mitgliedstaat und Kenntnis des älteren Inhabers von Eintragung und anschließender Benutzung. Dass ein Zeichen irgendwo auf einer Messe auftauchte, beweist diese Gesamtheit noch nicht. Der ältere Inhaber muss außerdem überhaupt rechtlich in der Lage gewesen sein, der Benutzung entgegenzutreten.
Kenntnis muss sich belegen lassen
Entscheidend können konkrete Schreiben, dokumentierte Begegnungen, Marktbeobachtungen oder frühere Auseinandersetzungen sein. Ein veröffentlichter Registereintrag beweist für sich genommen nicht zwangsläufig die tatsächliche Kenntnis einer zuständigen Person. Umgekehrt kann ausführliche Korrespondenz über genau die angegriffene Nutzung gegen später behauptete Unkenntnis sprechen. Wichtig sind Inhalt, Empfänger, Datum und nachweisbarer Zugang. Auch ist zu klären, ob später eine andere Zeichenform oder ein anderes Sortiment hinzugekommen ist.
Beispiel zweier Produktanbieter
Ein Getränkeunternehmen weiß, dass ein Wettbewerber seine gutgläubig eingetragene jüngere Marke für bestimmte Limonaden benutzt. Es nimmt diese Nutzung länger als fünf aufeinanderfolgende Jahre hin, obwohl es hätte vorgehen können. Dann kann § 21 den späteren Unterlassungsversuch für diese Benutzung sperren. Beginnt der Wettbewerber zusätzlich mit einem erheblich anderen Zeichen für weitere Waren, ist dessen Behandlung gesondert zu prüfen. Die bisherige Duldung ist kein umfassender Freibrief für beliebige neue Marktauftritte.
Was bleibt dem älteren Inhaber?
Die Duldungsverwirkung überträgt das ältere Markenrecht nicht auf den jüngeren Anbieter. Nach § 21 Absatz 3 kann dieser in den genannten Fällen die Benutzung des älteren Rechts seinerseits nicht untersagen. Es entsteht insoweit eine begrenzte Koexistenz. Welche Waren, Dienstleistungen und Zeichenfassungen davon erfasst sind, muss sorgfältig festgestellt werden. Eine Vereinbarung über räumliche oder sachliche Abgrenzungen kann zusätzliche Klarheit schaffen, ersetzt aber nicht die Prüfung bereits eingetretener gesetzlicher Folgen.
Abgrenzung zu Verjährung und Verfall
Verjährung betrifft die zeitliche Durchsetzbarkeit bestimmter Ansprüche; Verfall kann den Bestand einer Marke wegen gesetzlicher Gründe betreffen. Duldungsverwirkung knüpft dagegen an das bewusste Hinnehmen der jüngeren Rechtsbenutzung an. Die Marke bleibt grundsätzlich bestehen. § 21 Absatz 4 lässt zudem allgemeine Verwirkungsgrundsätze unberührt. Deren Voraussetzungen dürfen nicht einfach mit der gesetzlichen Fünfjahresregel gleichgesetzt werden. Ebenso wenig genügt es, jede längere Untätigkeit ohne Prüfung als Duldung zu bezeichnen.
Wie lässt sich der Streit vermeiden?
Bei einer erkannten Kollision sollten die jüngere Eintragung, der tatsächliche Nutzungsbeginn und der eigene Kenntnisstand dokumentiert werden. Ob und welche rechtliche Maßnahme erforderlich ist, hängt vom Einzelfall ab. Eine kurze informelle Beanstandung darf nicht ungeprüft mit einer sicher fristwahrenden Rechtsverfolgung gleichgesetzt werden. Wer sich auf Duldung beruft, sollte seinerseits die konkrete, kontinuierliche Nutzung und deren Kenntnis beim älteren Inhaber anhand nachvollziehbarer Belege aufbereiten.