ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 23. Dezember 1977 in einem Verfahren nach Artikel 85 des EWG-Vertrags (IV/29.246 - Penneys) (Nur der englische Text ist verbindlich) (78/193/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 85,

gestützt auf die Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962 (1), insbesondere auf die Artikel 2, 4 und 6,

im Hinblick auf den am 31. Mai 1976 von der J.C. Penney Company, Inc., im Namen aller beteiligten Parteien eingereichten Antrag auf Erteilung eines Negativattests für die Schlichtungsvereinbarung, die am 26. Februar 1976 zwischen J.C. Penney Company, Inc. (Penney America) und J.C. Penney Purchasing Corporation (Purchasing) einerseits und Associated British Foods Ltd (ABF), Fine Fare Ltd (FF), Penneys Ltd. (Penneys Ireland), Penneys (N.I.) Limited (PNI), The Penneys Primark Quinnsworth Ltd (Quinnsworth), Bee Line Products Ltd (Bee Line) und Power Supermarkets Limited (Power) andererseits abgeschlossen worden ist,

nach Veröffentlichung des wesentlichen Inhalts des Antrags gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 76 vom 29. März 1977,

im Hinblick auf die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen gemäß Artikel 10 der Verordnung Nr. 17 vom 28. September 1977,

in Erwägung nachstehender Gründe: I. Sachverhalt

1. Penney America ist im Jahr 1913 in den Vereinigten Staaten von Amerika als Aktiengesellschaft eingetragen worden, nachdem das Geschäft im Jahr 1902 von James Cash Penney gegründet worden war. Die hauptsächliche Geschäftstätigkeit besteht in dem Betrieb von Einzelhandelsgeschäften für Bekleidung, insbesondere Hemden, Jacken und Schlafanzuege, Schuhe, Einrichtungsgegenstände und Textilien, insbesondere Bettwäsche und Gardinen, Möbel, Lebensmittel und der Beschaffung dieser Waren zum Wiederverkauf.

Purchasing ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Penney America. Purchasing beschäftigt sich mit dem Kauf von ausserhalb der Vereinigten Staaten hergestellten Waren zwecks Wiederverkauf in den Vereinigten Staaten. Sie kauft auch in den Vereinigten Staaten und im Fernen Osten hergestellte Waren für den Verkauf in der EWG durch die Tochtergesellschaften von Penney America (JCP Gruppe) oder durch unabhängige Wiederverkäufer.

Penney America hat sich erstmals am 1. August 1920 das Warenzeichen J.C. Penney Co. in der Zeichenrolle der Vereinigten Staaten eintragen lassen. Seither sind mehrere Varianten eingetragen worden. Augenblicklich werden für ihre Waren eine Reihe von Warenzeichen wie z.B. J.C. Penney, Penney, Penney's und Penneys P gebraucht. (1)ABl. Nr. 13 vom 21.2.1962, S. 204/62.

Das Warenzeichen Penney und seine Varianten sind für Penney America in vielen anderen Ländern der Welt eingetragen worden ; in den Jahren 1967 bis 1976 sind sie, vornehmlich in den Klassen 20, 24 und 25 (Möbel, Textilwaren und Bekleidungsstücke) in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ausser Irland und dem Vereinigten Königreich eingetragen worden. Die meisten dieser Eintragungen wurden gegen Ende dieses Zeitraums vorgenommen. Anmeldungen zur Eintragung des Warenzeichens Penneys in Irland und im Vereinigten Königreich in Klasse 25 erfolgten 1968 bzw. 1970. Entsprechend der angemeldeten Vereinbarung hat Penneys Ireland ihren Widerspruch gegen die Anmeldung von Penney America im Vereinigten Königreich zurückgenommen, und die Eintragung erfolgte zu Jahresbeginn 1977.

Im historischen Sinne ist das Wort Penney ein Nachname, nämlich des Gründers des Geschäftes, das Penney America in der ganzen Welt aufgebaut hat. Daneben bedeutet es die Assoziierung mit einer Münzeinheit von geringem Wert.

Im Geschäftsjahr, das am 29. Januar 1977 zu Ende geht, liegt Penney America nach dem Verkaufsvolumen in den Vereinigten Staaten unter den dortigen Warenhäusern an zweiter Stelle. Die Verkäufe betrugen in diesem Geschäftsjahr 8,354 Milliarden US-Dollar Bis zum Jahresende 1976 gehörten zum inländischen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft 1672 JC-Penney-Geschäfte mit umfassendem Warenangebot und 274 Einzelhandelsgeschäfte und Lebensmittelsupermärkte. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden von der Gesellschaft durch Tochtergesellschaften in Belgien 79 Warenhäuser unter dem Namen Sarma betrieben ; 205 Nopri-Warenhäuser waren konzessioniert. Ebenso wurden von 1970 bis Juni 1977 fünf Penney-Warenhäuser in und um Mailand betrieben. Zu dem zuletzt genannten Zeitpunkt verkaufte sie diese Geschäfte, blieb aber Inhaber des italienischen Warenzeichens. Penney America und ihre Tochtergesellschaften beschäftigen etwa 186 000 Personen.

2. ABF wurde in seiner jetzigen Form im Jahr 1935 im Vereinigten Königreich als Aktiengesellschaft eingetragen, nachdem das Geschäft im Jahr 1932 von einem Kanadier, W. Garfield Weston, gegründet worden war. Die Gesellschaft betreibt durch eine Anzahl von Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, Irland, Südafrika, Australien und Neuseeland (ABF-Gruppe) Warenhäuser für den Verkauf von Lebensmitteln und denselben Arten von Bekleidung und Textilien wie Penney America und beschäftigt sich mit der Herstellung oder anderweitigen Beschaffung dieser Güter für den Wiederverkauf.

Penneys Ireland, Bee Line und Power, die sämtlich als Aktiengesellschaften in Irland eingetragen sind, FF und PNI, die im Vereinigten Königreich als Aktiengesellschaften eingetragen sind, und Quinnsworth, das nach dem Recht von Hongkong errichtet ist, sind nicht unmittelbare Tochtergesellschaften von ABF, doch wird ihr gesamtes Aktienkapital innerhalb der ABF-Gruppe gehalten. Für die Zwecke der Schlichtungsvereinbarung schließt der Begriff "ABF-Gruppe" zusätzlich einige Gesellschaften ein, die in den USA und Kanada tätig sind und in denen die Familie Weston Anteile hält.

Seit Mai 1969 verwendet Penneys Ireland, dessen Firmenname bis März 1970 "Todco Ltd" war, in Irland das Wort Penneys als Handelsbezeichnung zur Kennzeichnung ihrer Geschäfte und zur Bezeichnung für Waren wie Textilien, jede Art von Bekleidung und Schuhen. Dieses Warenzeichen und dieser Handelsname sind nicht mit dem Warenzeichen und dem Handelsnamen ursprungsgleich, die Penney America verwendet ; Penneys Ireland, PNI, Power und Quinnsworth haben es sich selbständig und unabhängig zugelegt, ohne daß es jemals gemeinsame Inhaberschaft des Warenzeichens und des Handelsnamens von Penney America gegeben hätte. FF und Power - letztere ist unter der Bezeichnung Quinnsworth tätig - verwenden auch den Namen Penneys, da sie bestimmte Penneys-Waren in ihren eigenen Geschäften verkaufen und Verkaufsflächen an Penneys Ireland für deren Verkäufe an den Endverbraucher vermieten.

Das Warenzeichen Penneys wurde von Penneys Ireland im Vereinigten Königreich und in Irland in den Klassen 24 und 25 am 4. bzw. 8. April 1974 zur Eintragung angemeldet. Diese Anmeldungen wurden jedoch aufgrund der bereits zu einem früheren Zeitpunkt von Penney America betriebenen Anmeldung zurückgestellt. Frankreich ist das einzige Land, in dem die Eintragung erfolgte, nachdem auf Penneys Ireland im September 1975 das französische Warenzeichen "Penney's" übertragen wurde, das ursprünglich auf einen Dritten eingetragen war.

Für das am 3. April 1977 zu Ende gehende Geschäftsjahr belief sich der Umsatz der ABF-Gruppe (nicht eingeschlossen die Tätigkeiten der kanadischen und amerikanischen Gesellschaften) auf £ 1,491 Milliarden.

Die ABF-Gruppe ist der drittgrösste Lebensmittelhersteller im Vereinigten Königreich und eines der führenden Verkaufsunternehmen für Textilien in Irland. Der Verkauf von Waren durch Penneys-Ireland-Geschäft in Irland und im Vereinigten Königreich während des am 3. April 1977 zu Ende gehenden Geschäftsjahres belief sich auf weniger als 2 % des Gesamtumsatzes der ABF-Gruppe. Die einzige Produktionsstätte für Penneys-Erzeugnisse innerhalb der ABF-Gruppe ist Bee Line in Dublin.

3. Früher haben sowohl Penney America als auch die ABF-Gruppe einen Teil ihrer Geschäfte unter dem gleichen Warenzeichen Penneys innerhalb der EWG betrieben, wobei erstere in grossem Maßstab im Vereinigten Königreich, Belgien und Italien, letztere in Irland und in geringerem Umfang auch im Vereinigten Königreich und Frankreich tätig waren. a) Im Jahr 1952 begann Penney America, Waren mit dem Zeichen Penneys zu versehen, die im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedstaaten von einer Reihe von Unternehmen zum Export in die Vereinigten Staaten hergestellt wurden. Sie hat auch in das Vereinigte Königreich seit 1969 und später nach Italien und Frankreich erhebliche Mengen von Waren zum Wiederverkauf ausgeführt, die das Zeichen Penney oder dessen Varianten trugen. Diese Waren schließen ausser Bekleidung und Textilien andere Erzeugnisse ein, wie z.B. Spielwaren und Accessoires für Damen. Die wichtigsten Verkaufsstellen für diese Güter im Vereinigten Königreich waren unabhängige Verkäufer wie Selfridge Ltd und Lewis's Ltd. Letztere haben für die Werbung für diese Waren erhebliche Beträge ausgegeben.

Penney America unterhält ihre Ladenverkaufskette in Belgien, die von einer ihrer Tochtergesellschaften, der Sarma-Penney Ltd, betrieben wird. Diese Tochtergesellschaft lässt auf vertraglicher Grundlage Waren mit dem Zeichen Penney von verschiedenen Erzeugern in Belgien herstellen, während einige Waren mit dem Zeichen Penney auch aus Übersee eingeführt werden. Waren mit dem Zeichen Penney machen etwa 40 bis 50 % des Umsatzes der Verkaufsstellen von Penney America aus. Bei den Waren, die andere Zeichen als Penney tragen, handelt es sich vor allem um Lebensmittel. Der Verkaufswert des Umsatzes von Penney America in Belgien betrug während des Geschäftsjahres 1976 etwa 500 Mill. US-Dollar. Die wichtigsten Werbemethoden, derer sich Penney America bedient, sind Anzeigen in Zeitungen, die Verteilung von Broschüren und von beschreibenden Werbeunterlagen an Einzelhandelskunden in Sarma-Geschäften und die "Briefkastenverteilung" dieses Materials. In diesen Broschüren stehen zusätzlich zu dem Handelsnamen Sarma, der zur Kennzeichnung dieser Geschäfte verwendet wird, die Worte "eine Abteilung der J.C. Penney Company, Inc.", aber erheblich kleiner gedruckt als der Handelsname.

Zusätzlich zu der erwähnten Ladenkette hat Penney America auch Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich und Deutschland errichtet, deren Aufgabe der Warenvertrieb sein wird, wenn die Gesellschaft über die Aufnahme von Verkäufen in diesen Ländern beschließen wird. Penney America hat in Irland und Dänemark keine Waren verkauft ; geringe Mengen sind in Deutschland verkauft worden.

Da die Tätigkeit von Penney America in der Gemeinschaft stark wächst und diese Gesellschaft ihre Warenzeichen ausser für Kleidung auch für eine Reihe von Erzeugnissen verwendet, ist es augenblicklich nicht möglich, ihren genauen Marktanteil in der Gemeinschaft zu bestimmen. Es steht aber fest, daß dieses Unternehmen und seine Warenzeichen Penney und dessen Varianten nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in der Gemeinschaft einen erheblichen Ruf genießen und daß der Umsatz in der Gemeinschaft beträchtlich ist.

b) Der Umfang der Geschäfte von Penney Ireland hat sich in Irland rasch ausgeweitet. Bis Ende Juli 1977 hatte die Gesellschaft 19 über ganz Irland verteilte Geschäfte, von denen einige separat, andere dagegen innerhalb von Supermärkten liegen, die Power gehören und von dieser Gesellschaft betrieben werden. Alle Geschäfte und Verkaufsstellen zeigen den Namen Penneys auf ihren Ladenschildern oder Schaufenstern.

Penneys Ireland begann mit der Verwendung des Namens Penneys in Nordirland im Jahr 1971, als ein Geschäft innerhalb eines Supermarktes eröffnet wurde. Bis Juni 1974 wurden drei Geschäfte in Schottland und zwei in England eröffnet. Die letzteren verwendeten den Namen Penneys gemäß einer Verfügung des High Court von England vom Juni 1974 nicht mehr, setzten jedoch den Geschäftsbetrieb nach diesem Zeitpunkt unter der Bezeichnung Primark fort. 1975 und 1976 wurden vier weitere Penneys-Ireland-Geschäfte in Schottland und Nordirland unter der Bezeichnung Penneys eröffnet.

Penneys Ireland begann auch mit der Verwendung der Bezeichnung Primark auf Waren ausserhalb von England und Wales. Seit Juni 1974 hat sich der Umsatz von Penneys Ireland in Irland und im Vereinigten Königreich weiter ausgedehnt, wenn auch immer mehr unter dem Warenzeichen Primark. Bis Juni 1976 trug der grösste Teil der von Penneys Ireland im Vereinigten Königreich und Irland verkauften Waren die Bezeichnung Primark, der Rest wurde unter der Marke Penneys abgesetzt. Zugunsten von Penneys Ireland wurde das Warenzeichen Primark im Vereinigten Königreich im Dezember 1976 und in anderen Ländern, einschließlich Dänemark, Frankreich und Benelux eingetragen. Auch in Deutschland und Irland erfolgte die Eintragung, wohingegen in Italien über die Anmeldung zur Eintragung noch nicht entschieden ist.

Keine der zur ABF-Gruppe gehörenden Gesellschaften hat einen bedeutenden Anteil am Textilmarkt des Vereinigten Königreichs. Der Gesamtumsatz von Textilien im Vereinigten Königreich ist auf eine Anzahl von Verkäufern aufgesplittert, und der Anteil der 12 führenden Verkäufer, zu denen die ABF-Gruppe nicht gehört, stellt weniger als 50 % des gesamten Textilmarktes dar.

Seit 1975 führte Penneys Ireland geringe Mengen von besonders mit dem Zeichen Penney's versehenen Waren nach Frankreich aus, um ihr französisches Warenzeichen zu schützen, und ebenso nach Deutschland. Abgesehen von den Penneys-Geschäften im Vereinigten Königreich und Irland hat Penneys Ireland in keinem anderen Mitgliedstaat eine Verkaufsorganisation aufgebaut.

4. Im Jahr 1969 begann ein Streit zwischen Penney America und der ABF-Gruppe über die Rechte zur Verwendung des Wortes Penneys ; es wurden eine Reihe von Prozessen vor verschiedenen Gerichten angestrengt. a) Am 1. August 1969 schrieben die irischen Warenzeichenvertreter von Penney America an Penneys Ireland, um gegen die Verwendung des Namens Penneys zu protestieren. Im Dezember des gleichen Jahres unternahm Penney America in Irland Schritte, um Penneys Ireland daran zu hindern, ihre Waren als solche von Penney America auszugeben, doch beschloß sie, erst die 1968 erfolgte Anmeldung zur Eintragung als Warenzeichen zu betreiben, bevor die Sache vor Gericht gebracht würde. Dieser Antrag wurde vom Prüfer ab-, das hiergegen eingelegte Rechtsmittel im November 1974 zurückgewiesen. Das irische Gericht stellte fest, daß Penney America keine Verkaufsgeschäfte in diesem Land besitzt noch irgendwelche Waren dort verkauft hat und daß das Wort Penneys die irischen Käufer an Penneys Ireland und deren Einzelhandelsgeschäfte denken lässt. Penney America hatte hiergegen beim Supreme Court Berufung eingelegt, die sie jedoch entsprechend der angemeldeten Vereinbarung Anfang 1977 zurückgenommen hat.

Penney America betrieb darüber hinaus in England im Jahr 1973 verschiedene Verfahren mit ähnlichem Begehren und erlangte eine einstweilige Verfügung mit Wirkung vom Juni 1974. Die Berufung von Penneys Ireland gegen diese Verfügung ist durch Urteil vom Januar 1975 zurückgewiesen worden. Mit Wirkung für die gerichtlichen Verfahren hat Penney America anerkannt, daß Penneys Ireland keine Kenntnis von Penney America hatte, als sie sich den Namen Penneys in Irland zulegte.

Im Jahr 1975 erhob Penney America in Frankreich Klage auf Löschung der für Penneys Ireland erfolgten Eintragung des Namens Penney's in Klasse 25 sowie eine weitere Klage in Hongkong, um Penneys Ireland daran zu hindern, Waren mit der Marke Penneys herstellen zu lassen. Schließlich veranlasste Penney America in den Jahren 1971 bis 1975 Alimtil SA, ein Lieferant der Sarma-Penney Ltd, in vielen Ländern, einschließlich Frankreich, Italien, Benelux und Dänemark, für sich die Warenzeichen Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware und City Girl eintragen zu lassen, welche Warenzeichen oder Bestandteile von Handelsnamen einzelner Mitglieder der ABF-Gruppe sind. Diese Warenzeichen wurden für das internationale Verzeichnis angemeldet, und es wurden Anträge für die Erweiterung dieser internationalen Eintragungen auf Deutschland gestellt. Die Eintragung der besagten Warenzeichen wurde zugunsten von Penney America als Gegenschlag unternommen, um die ABF-Gruppe an der Verwendung ihrer eigenen Handelsnamen und Warenzeichen in diesen Ländern zu hindern und ihr somit die Schwierigkeiten deutlich zu machen, die entstehen, wenn eine Gesellschaft Namen eintragen lässt, die von einer anderen Gesellschaft verwendet werden.

b) Für die ABF-Gruppe legten Penneys Ireland und PNI im Jahr 1973 Widerspruch gegen die Eintragung des Warenzeichens Penneys im Vereinigten Königreich ein. FF und Power betrieben Verfahren zur Löschung der in den Benelux-Ländern erfolgten Eintragung der Warenzeichen Fine Ware, Power, Quinnsworth, Finefare und City Girl.

5. Am 26. Februar 1976 schlossen Penney America und die ABF-Gruppe zur Schlichtung ihrer anhängigen Prozesse und Verfahren eine Vereinbarung, die am 27. August 1976 in Kraft trat (Zeitpunkt der Wirksamkeit) und nachstehend zusammenfassend dargestellt wird. a) Die ABF-Gruppe verwendet die Bezeichnung "Penneys" weder als Warenzeichen noch - ausser als "busineßname" (Geschäftsbezeichung mit Ausnahme der Firma) in Irland - in irgendeinem anderen Land der Welt als Handelsnamen. Sie ändert alle Firmennamen oder Bezeichnungen ab, so daß Penneys nicht mehr in diesen erscheint, und wird niemals ein Geschäft mit diesem Namen betreiben oder erwerben. Sie wird darüber hinaus schrittweise in Schottland und Nordirland die Verwendung von Penneys als Warenzeichen, Handelsnamen oder in anderer Weise einstellen. Diese Einstellung wird im Laufe des Jahres 1978 vollständig durchgeführt sein.

Penney America wird die Löschung der Warenzeichen Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware und City Girl betreiben. Sie erkennt an, daß die Worte Primark und Penneys nicht verwechslungsfähig sind.

Diese eingetragenen Warenzeichen und Primark können von der ABF-Gruppe verwendet werden, wohingegen Penney America Penneys als Warenzeichen und - ausser in Irland - als Handelsnamen in allen neuen Ländern der Welt verwenden darf.

b) Die ABF-Gruppe erklärt sich damit einverstanden, ihr französisches Warenzeichen Penney's an Penney America zu übertragen und sich darum zu bemühen, die Eintragung des Zeichens in Irland zu erlangen, um es danach an Penney America zu übertragen, und schließlich ihren Widerspruch gegen die Eintragung im Vereinigten Königreich zurückzuziehen, die Penney America früher beantragt hatte.

c) Die ABF-Gruppe verpflichtet sich, vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens nicht gegen bestehende oder zukünftige Warenzeicheneintragungen oder -anmeldungen vorzugehen, die Penney America für Penneys innnehat oder beantragt.

In den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft steht es der ABF-Gruppe jedoch nach Ablauf von fünf Jahren vom Zeitpunkt der Wirksamkeit an frei, die Gültigkeit von Eintragungen des Wortes Penneys für Penney America mit jeder nach dem innerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats zulässigen Begründung zu bestreiten und anschließend dieses Wort eintragen zu lassen und es als Handelsnamen oder Warenzeichen zu verwenden. Voraussetzung dafür ist, daß die ABF-Gruppe sämtliche aufgrund der Vereinbarung gezahlten Beträge hinterlegt ; diese Beträge werden an Penney America gezahlt, wenn die Klage Erfolg hat. Voraussetzung für das Recht auf Eintragung und Verwendung des Warenzeichens ist, daß die ABF-Gruppe vorher diese Beträge an Penney America zurückerstattet hat und die fraglichen Eintragungen für Penney America gelöscht worden sind.

Diese Voraussetzungen gelten jedoch nicht für den Fall, daß die JCP-Gruppe im Gesamtgebiet der EWG entweder auf die Eintragung oder Benutzung des Warenzeichens Penneys verzichten sollte.

d) Penneys Ireland wechselt unverzueglich den Firmennamen und hat dann das Recht, die Bezeichnung Penneys in Irland als Geschäftsbezeichnung nach dem Busineß Names Act von 1963 eintragen zu lassen und sie ausschließlich innerhalb der Grenzen Irlands zur Kennzeichnung ihrer Geschäftslokale auf Ladenfront- und Schaufensterzeichen, Schaufensterklebeplaketten und -verkaufsanschlägen sowie an Transportfahrzeugen, auf der Dienstkleidung des Verkaufspersonals und auf Abzeichen, Schreibpapier, Büromaterial, Schecks, in Telefon- und Branchenverzeichnissen, Hinweisschildern in Einkaufszentren, Lageskizzen, Kundenrechnungen, Werbeschriften, freistehenden Anschlagtafeln, Werbefahnen und Ladentüten, in die das Verkaufspersonal die von den Kunden gekauften Waren einpackt, zu gebrauchen.

Penney America erklärt sich damit einverstanden, in Irland unter dem Handelsnamen Penneys keine Geschäftstätigkeit auszuüben, solange Penneys Ireland unter dem neuen Firmennamen dort weiterhin Penneys als Geschäftsbezeichnung verwendet.

e) Penney America verpflichtet sich ausserdem zur Zahlung einer bestimmten Abfindungssumme in Raten an die ABF-Gruppe ; die inzwischen fälligen Raten sind pünktlich gezahlt worden.

6. Angesichts der Erfordernisse des innerstaatlichen irischen Rechts haben Penney America und Penneys Ireland (letztere hat bereits ihren Firmennamen gemäß der Schlichtungsvereinbarung in Primark Limited geändert) folgende Rechtshandlungen vorgenommen: i) die Abtretung der Rechte der ABF-Gruppe aus den Anmeldungen des Warenzeichens Penneys in Irland an Penney America und

ii) ein Registered User Agreement vom 10. Januar 1977, mit dem die ABF-Gruppe lizenziert wird, in Irland das Warenzeichen Penneys unter den Voraussetzungen der Schlichtungsvereinbarung (vergl. oben Absatz 1-5 d)) und unter der weiteren Voraussetzung zu benutzen, daß von der oder für die ABF-Gruppe hergestellte Waren, auf die sich diese Benutzung bezieht, den von Penney America aufgestellten Erfordernissen und Qualitätsvorschriften entsprechen müssen und daß Penney America berechtigt ist, diese Waren auf den Geschäftsgrundstücken der ABF-Gruppe zu kontrollieren.

7. In ihrer ursprünglichen Fassung enthielt die Vereinbarung eine uneingeschränkte und dauernde Verpflichtung der ABF-Gruppe, die Warenzeichenrechte von Penney America an dem Wort Penneys nicht anzugreifen und dieses Warenzeichen nicht zu benutzen, selbst wenn Penney America endgültig mit der Benutzung des Wortes Penneys aufhören oder auf die Eintragung des Warenzeichens Penneys im gesamten Gebiet der EWG verzichten sollte. Die Parteien haben diese Bestimmung geändert und ihr die vorstehend unter Absatz 1-5 Buchstabe c) erwähnte Fassung gegeben.

8. Im Anschluß an die Bekanntmachung des wesentlichen Inhalts des Antrags sind keine Bemerkungen Dritter bei der Kommission eingegangen.

II. Die Nichtanwendbarkeit von Artikel 85 Absatz 1 des EWG-Vertrags 1. Ein Negativattest kann nach Artikel 2 der Verordnung Nr. 17 erteilt werden, wenn die Kommission feststellt, daß nach den ihr bekannten Tatsachen kein Anlaß für ein Einschreiten nach Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages gegen die angemeldete Vereinbarung besteht.

2. Penney America, Purchasing, ABF, FF, Penneys Ireland, PNI, Quinnsworth, Bee Line und Power sind Unternehmen ; bei der angemeldeten Schlichtungsvereinbarung handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen Unternehmen.

3. Vor der Schlichtung standen den Parteien in einigen Mitgliedstaaten miteinander in Konflikt stehende Handelsnamen und Warenzeichen für das Wort Penneys und die Wörter Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware und City Girl zu. Die Kontroverse zwischen den Parteien hätte in mehreren Mitgliedstaaten jeweils unterschiedlich entschieden werden können. Wenn der Streit zwischen den Parteien nicht geschlichtet worden wäre und Penneys Ireland in Irland und Frankreich obsiegt hätte, wo sie das bessere Recht auf das Wort Penneys beansprucht hatte, während Penney America in anderen Mitgliedstaaten obsiegt hätte (wie dies aufgrund einer vorläufigen Entscheidung in England und Wales bereits der Fall war), so hätte sich aus den nationalen Warenzeichenrechten ergeben, daß Penney America an der Benutzung des Wortes Penneys als Warenzeichen oder Handelsname in Irland und Frankreich gehindert, während Penney Ireland an der Benutzung des Wortes Penneys als Warenzeichen oder Handelsname in den anderen Mitgliedstaaten gehindert worden wäre. Die ABF-Gruppe wäre ebenso von der Benutzung der Worte Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware und City Girl als Warenzeichen oder Handelsname in den Benelux-Ländern und möglicherweise in Italien, Frankreich und Dänemark ausgeschlossen worden, wenn sie im Löschungsverfahren gegen die in diesen Ländern für Penney America erlangten Eintragungen nicht durchgedrungen wäre. Folglich wäre jede Partei durch Anwendung des nationalen Rechtes wirksam daran gehindert worden, Waren mit dem Warenzeichen Penneys oder Finefare, Power, Quinnsworth, Fine Ware und City Girl in das jeweils der anderen Partei gesetzlich vorbehaltene Gebiet auszuführen.

4. a) Gemäß der angemeldeten Vereinbarung verzichten die ABF-Gruppe und Penney America auf alle Rechte und Ansprüche auf das Wort Penneys bzw. die Wörter Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware, City Girl und Primark.

Die Bestimmung der Vereinbarung, nach der die ABF-Gruppe sich verpflichtet, innerhalb der EWG das Wort Penneys nicht als Warenzeichen und - ausser als "busineß name" in Irland - nicht als Handelsnamen zu benutzen, stellt insoweit, als diese Benutzung nicht schon durch die Existenz wirksamer Handelsnamen oder Warenzeichen nach nationalem Recht unterbunden werden kann, eine Einschränkung des Wettbewerbs dar, da die ABF-Gruppe hierdurch in ihrer Freiheit beschränkt wird, das Zeichen Penneys auf ihren Waren innerhalb der Gemeinschaft anzubringen und Warenhäuser unter der Geschäftsbezeichnung Penneys in allen Ländern der EWG mit Ausnahme von Irland zu betreiben.

Beide Parteien, die die gleichen Artikel, insbesondere die gleichen Arten von Bekleidung und Einrichtungsgegenständen vertreiben, wenn auch unter verschiedenen Handelsnamen, verbleiben, wenn auch in beschränktem Umfang, Wettbewerber nämlich in Irland und so lange, wie die frühere Penneys Limited die Benutzung des Wortes Penneys fortzusetzen wünscht. Aber auch unter diesen Umständen ist die Beschränkung im vorliegenden Fall aus folgenden Gründen nicht spürbar: i) Seit Juni 1974, d.h. schon zu einem Zeitpunkt vor Abschluß der Vereinbarung von 1976, hat Penneys Ireland auf den meisten ihrer Waren ein anderes Warenzeichen, Primark, angebracht ; die Verkäufe haben unter diesem Warenzeichen in den Jahren 1975 und 1976 in Irland und im Vereinigten Königreich weiter zugenommen. Zu dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wurden nur geringe Mengen von Waren durch die frühere Penneys Ireland in diesen Ländern unter dem Warenzeichen Penneys vertrieben. Weiterhin hatte sie im Jahr 1976 keinen goodwill für ihr Warenzeichen Penneys in anderen EWG-Ländern erworben, da ihre Ausfuhren sehr gering waren.

ii) Seit einigen Jahren kennzeichnet das Wort Penneys die Warenhäuser von Penneys Ireland in Irland. Die Gesellschaft besitzt zur Zeit in Irland 19 Warenhäuser, die sie weiterhin in Irland unter dem Namen Penneys betreiben wird, wie dies die Schlichtungsvereinbarung und das Registered User Agreement gestatten. In anderen EWG-Ländern hat sich Penneys Ireland ohnehin nicht sehr bei dem Betrieb von Einzelhandelsgeschäften betätigt. Sie hatte seit 1971 nur eine kleine Zahl von Warenhäusern im Vereinigten Königreich eröffnet, die sie unter der Geschäftsbezeichnung Penneys betrieb.

In Befolgung der Verfügung des High Court von England vom Juni 1974 hat sich die ABF-Gruppe mit Erfolg in England und in Wales eine andere Geschäftsbezeichnung zur Kennzeichnung ihrer Warenhäuser zugelegt, den Namen Primark. In Schottland und Nordirland verfügt die ABF-Gruppe über einen Zeitraum von 6 Monaten bzw. 18 Monaten zur Änderung ihres Handelsnamens und Warenzeichens in einer Art und Weise, bei der dafür gesorgt werden kann, daß der sich hieraus ergebende Verlust eines Teils der Kundschaft so gering wie möglich gehalten wird. Wo Handelsnamen oder Warenzeichen geändert werden müssen, können derartige Übergangszeiten als vernünftige Lösung angesehen werden, um die Stellung der betroffenen Partei als Konkurrent zu erhalten, soweit dies praktisch durchzuführen ist. Es besteht für Penneys Ireland kein Grund, in den kontinental-europäischen Ländern der Gemeinschaft, in denen sie bisher keinen goodwill für den Namen Penneys erworben hat, Handel unter diesem Namen statt unter dem Namen Primark oder einem anderen Handelsnamen oder Warenzeichen zu treiben.

Ähnliche Überlegungen gelten für die Verpflichtung von Penney America, auf alle Ansprüche auf die Warenzeichen Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware, City Girl und Primark zu verzichten, da die Gesellschaft keinen goodwill für diese Warenzeichen erworben hat.

b) Darüber hinaus verpflichtet sich die ABF-Gruppe, an Penney America bestimmte Warenzeichen zu übertragen. Diese Übertragung wirkt sofort und auf Dauer, lediglich hinsichtlich des irischen Warenzeichens unter der Voraussetzung, daß die Eintragung vorher erfolgt ist.

Im Gesamtzusammenhang der Schlichtungsvereinbarung, innerhalb der sie nur ein Element darstellt, bezweckt oder bewirkt die Übertragung des französischen und - nach Eintragung - des irischen Warenzeichens keine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes. Dies würde insbesondere dann der Fall sein, wenn eine derartige Übertragung oder ein Verzicht das Mittel zu einer Marktaufteilung wäre. Im vorliegenden Fall trifft das Gegenteil zu, da die Übertragung und der Verzicht zu einer Vereinigung kollidierender innerstaatlicher Rechte an eingetragenen oder gebrauchten Warenzeichen in der Hand eines einzigen Eigentümers, Penney America, führen, der bereits Warenzeichenrechte für das Wort Penneys in den meisten EWG-Ländern erworben hat. Dieselben Überlegungen gelten hinsichtlich der Verpflichtung der ABF-Gruppe, Penneys aus dem Firmennamen zu streichen, um so einen Konflikt zwischen Inhabern desselben Handelsnamens innerhalb der Gemeinschaft zu vermeiden.

Im allgemeinen müssen Unternehmen, die sich in einer derartigen Lage befinden, unter den möglichen Lösungen die am wenigsten einschränkende suchen, wie etwa die Eintragung unterscheidender Zusätze, Formen oder Farben, damit sich die Erzeugnisse der beiden Unternehmen unterscheiden, die die gleichen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen tragen. Eine vertragliche Verpflichtung der Parteien, ihre Warenzeichen oder Handelsnamen zu übertragen oder darauf zu verzichten, die es für sie notwendig machen würde, unter anderen Namen einen neuen goodwill zu erwerben, kann unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerbsbeschränkende Wirkungen haben. Der vorliegende Fall ist aber ungewöhnlich ; zwar wurde der Name Penneys zur selben Zeit von beiden Parteien als Handelsname und Warenzeichen benutzt ; jedoch wurde er von der ABF-Gruppe grösstenteils in der Gemeinschaft, mit Ausnahme von Irland, durch den Namen Primark ersetzt, und zwar als Folge der einstweiligen Verfügung des English High Court zeitlich vor und unabhängig von der Vereinbarung mit der anderen Seite. Die Übertragung der Warenzeichenrechte durch die ABF-Gruppe stellt diese daher nicht vor die Notwendigkeit, goodwill unter einem anderen Namen neu zu erwerben.

c) Die Bestimmung der Vereinbarung, nach der die ABF-Gruppe verpflichtet ist, bestehende oder zukünftige Warenzeicheneintragungen oder -anmeldungen nicht anzugreifen, die Penney America für Penneys in der EWG innehat oder beantragt, stellt keine spürbare Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb der EWG dar.

Eine Nichtangriffsklausel ist normalerweise wettbewerbsbeschränkend ; aber im vorliegenden Fall kann sie nicht als beschränkend angesehen werden.

Die Bestimmung der Vereinbarung gilt nur für einen Zeitraum von 5 Jahren vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens an, das heisst Anfang 1976, als die meisten Eintragungen des Namens Penneys für Penney America bereits beantragt waren. Einen solchen Zeitraum haben die meisten EWG-Staaten als angemessen für die Einführung der Benutzung eines Warenzeichens in Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft für den Schutz des gewerblichen Eigentums in der geänderten Fassung angesehen. Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Bedeutung der Verkaufsaktivitäten von Penney America, ihres aktiven und erheblichen wirtschaftlichen Interesses innerhalb der EWG, das durch ihren Umsatz in diesem Gebiet belegt wird, und ihre Politik der Errichtung und Erhaltung einer starken Stellung im Bereich der Warenzeichen in allen EWG-Ländern, erscheint es unwahrscheinlich, daß sie nicht sofort in erheblichem Umfang das Warenzeichen Penneys innerhalb der gesamten EWG benutzen wird. Folglich ist die Möglichkeit, daß diese Warenzeichen in der EWG in den nächsten 5 Jahren gelöscht werden, sehr gering ; die Verpflichtung der ABF-Gruppe, 5 Jahre lang nicht gegen die Warenzeichen von Penney America vorzugehen, stellt daher keine spürbare Einschränkung des Wettbewerbs dar.

Nach Ablauf von 5 Jahren hat die ABF-Gruppe die Möglichkeit, dies zu tun und das Wort Penneys in der EWG zu verwenden. Die Tatsache, daß der ABF-Gruppe dies durch bestimmte Bedingungen erschwert ist, erscheint angesichts der Umstände des Falles gerechtfertigt. In der Vergangenheit ist es einige Jahre lang zu einer Reihe von Prozessen in verschiedenen Teilen der Welt gekommen, zu deren Schlichtung die vorliegende Vereinbarung notwendig geworden ist ; die Vereinbarung beschränkt die Freiheit der Parteien nicht weiter als zur Schlichtung notwendig.

d) Die einzige Beschränkung der Handlungsfreiheit von Penney America, die die Vereinbarung enthält, liegt in ihrer Verpflichtung, in Irland unter einem anderen Handelsnamen als Penneys tätig zu sein. Aber auch diese Beschränkung bedeutet keine spürbare Beschränkung des Wettbewerbs.

Zunächst wird Penney America nicht daran gehindert, in Irland durch Tochtergesellschaften, die sie gründen könnte, oder durch unabhängige Händler mit Waren zu handeln, die das Warenzeichen Penney tragen. Penney America wird auch nicht daran gehindert, Verkaufsgeschäfte in Irland zu öffnen und zu betreiben.

Penney America steht es weiterhin frei, in Irland Geschäftswerbung zu betreiben, zu kaufen und zu verkaufen und in der Handelskorrespondenz mit Kunden, Lieferanten oder anderen jeden ihrer gewöhnlichen Briefköpfe zu verwenden unter Kennzeichnung des von ihnen verwendeten Handelsnamens durch die Worte "eine Tochtergesellschaft" oder "eine Abteilung der JC Penney Company, Inc., New York", mit erheblich kleiner gedruckten Buchstaben als beim Handelsnamen. Somit steht es Penney America frei, in Irland im wesentlichen auf die gleiche Art und Weise tätig zu sein, wie sie dies augenblicklich in Belgien unter dem Handelsnamen Sarma ist.

Sodann ist festzustellen, daß bisher in Irland für den Namen Penneys zugunsten von Penney America kein goodwill besteht. Es kann daher nicht angenommen werden, daß die Beschränkung der Handlungsfreiheit einen bestimmten Einfluß auf die Entscheidung von Penney America ausübt, ob sie auf dem irischen Markt tätig werden will. Die Übername der Sarma hat gezeigt, daß Penney America nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich in der Lage und willens ist, Einzelhandelsgeschäfte auf einem neuen Markt unter einem anderen Handelsnamen als Penneys zu eröffnen.

5. Nach der angemeldeten Vereinbarung werden das Recht von Penney America zur Verwendung und Eintragung des Zeichens Penneys als Warenzeichen innerhalb der EWG sowie die Rechte der ABF-Gruppe an den Warenzeichen Primark, Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware und City Girl bestätigt. Es liegen keine vertraglichen Beschränkungen wie z.B. territoriale Marktaufteilungen bei der Verwendung der Warenzeichen vor. Die gekennzeichneten Waren beider Parteien können frei alle innerstaatlichen Grenzen innerhalb der EWG überschreiten und in die EWG eingeführt oder aus dieser ausgeführt werden, ohne daß sie dabei mit den nationalen Rechten der jeweils anderen Partei kollidieren. Indem die Vereinbarung die langen Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien schlichtet, beseitigt sie daher oder verringert mindestens zum grössten Teil die Beschränkungen des Wettbewerbs und des freien Warenverkehrs, die sich in der Gemeinschaft aus dem Konflikt bestehender nationaler Rechte ergaben.

Die Verwechslungsmöglichkeit könnte in Irland nicht vollständig ausgeschlossen sein. Es könnten in Irland Schwierigkeiten bei der Eintragung des Wortes Penneys als Warenzeichen und bei der Aufrechterhaltung dieser Eintragung im Irischen Register of Trade Marks entstehen, wenn dasselbe Wort von der ABF-Gruppe benutzt wird. Die Kommission kann dieser Frage nicht vorgreifen, die den zuständigen innerstaatlichen Behörden vorbehalten werden muß. Die Kommission glaubt jedoch, daß das Registered User Agreement, das zwischen den beiden Parteien getroffen worden ist, die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung so gering wie möglich zu halten geeignet ist. Die Einzelheiten des Registered User Agreement werden in ein Register in Irland eingetragen, das der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme offen steht. Doch hindert jedenfalls die Möglichkeit, daß nicht jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wird und daß das Wort Penneys unter den gegebenen Umständen nicht als Warenzeichen eingetragen werden kann, nicht, daß ein Negativattest erteilt werden kann.

6. In ihrer angemeldeten Fassung hinderte die Schlichtungsvereinbarung die ABF-Gruppe auf Dauer daran, das Wort Penneys als Handelsname oder Warenzeichen innerhalb der EWG zu benutzen und die Löschung von Eintragungen von Penney America mit jeder nach dem innerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats zulässigen Begründung zu erwirken, auch wenn Penney America endgültig die Verwendung des Wortes Penneys aufgeben sollte. In diesem Fall könnte Penneys Ireland daran Interesse gehabt haben, die Eintragung des Warenzeichens Penneys in Irland zu erhalten und dieses zu verwenden, da sie gemäß der Vereinbarung das Recht hat, weiterhin Verkaufsläden unter der Geschäftsbezeichnung Penneys in Irland zu betreiben. Sie könnte auch ein ähnliches Interesse daran haben, das Warenzeichen und den Handelsnamen Penneys im Vereinigten Königreich und möglicherweise in anderen EWG-Ländern zu verwenden. Die Kommission befürchtete, daß durch die Klausel ein Nachteil für Penneys Ireland im Wettbewerb gegenüber Dritten entstehen könnte, falls sie das Warenzeichen - sollte dieses von Penney America aufgegeben werden - benutzen wollte. Die Beteiligten änderten daher ihre Vereinbarung, die vom Zeitpunkt der Wirksamkeit an die vorstehend in Absatz I 5 c) erläuterte Fassung hat.

7. Folglich führen die Tatsachen, von denen die Kommission Kenntnis erlangt hat, nicht zu der Folgerung, daß die vorstehend erwähnte Schlichtungsvereinbarung eine spürbare Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 85 Absatz 1 des EWG-Vertrags bezweckt oder bewirkt. Da eine der Voraussetzungen der Anwendung dieses Artikels nicht gegeben ist, kann das in Artikel 2 der Verordnung Nr. 17 vorgesehene Negativattest erteilt werden -

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Nach den ihr bekannten Tatsachen besteht für die Kommission kein Anlaß, aufgrund von Artikel 85 Absatz 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegen die am 26. Februar 1976 geschlossene und später geänderte Schlichtungsvereinbarung zwischen J.C. Penney Company, Inc., und J.C. Penney Purchasing Corporation einerseits, und Associated British Foods Limited, Fine Fare Limited, Penneys Limited, Penneys (N.I.) Limited, Penneys Primark Quinnsworth Limited, Bee Line Products Limited und Power Supermarkets Limited andererseits einzuschreiten.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an folgende Unternehmen gerichtet: 1. J.C. Penney Company, Inc. 1301 Avenü of the Americas New York, N.Y. 10019, USA

2. J.C. Penney Purchasing Corporation 1301 Avenü of the Americas New York, N.Y. 10019, USA

3. Associated British Foods Limited Weston Centre, 40 Berkeley Square London, England

4. Fine Fare Limited Gate House, Fretherne Road Welwyn Garden City, England

5. Primark Limited (früher Penneys Limited) 47 Mary Street Dublin 1, Irland

6. Penneys (N.I.) Limited 264 Newtownards Road Belfast, Nordirland

7. Penneys Primark Quinnsworth Limited c/o Meßrs Peter, Mo & Co, Solicitors Bank of Canton Building, Hongkong

8. Bee Line Products Limited 15 St. Stephens Green Dublin 2, Irland

9. Power Supermarkets Limited Phibsboro Tower, Phibsboro Road Dublin 7, Irland.

Brüssel, den 23. Dezember 1977

Für die Kommission

Raymond VOÜL

Mitglied der Kommission